מלחמות פטנטים בשוק תעסוקה דינאמי: מה קורה כשממציא עובר לחברה מתחרה?

במקרים רבים בהם חברה נתבעת על הפרת פטנט, הנתבעת מתגוננת בטענה שהפטנט של התובעת אינו תקף. אך מה קורה אם בשתי החברות (התובעת והנתבעת) עבד בעבר ועובד בהווה אותו הממציא?

תחילה, נציין שיש לעשות הפרדה בין "ממציא" ל"בעלים" של האמצאה. לרוב, כאשר הממציא הינו עובד שכיר בחברה, העובד (הממציא) נדרש לחתום על מסמך העברת בעלות של האמצאה לחברה. המשמעות של העברת הבעלות כדין הינה שאין לעובד זכויות כלשהן על האמצאה, מלבד כמובן זכות הקרדיט על היותו הממציא.

וכעת תתארו את התרחיש הבא שאינו כל כך דימיוני בשוק הישראלי הקטן והדינאמי: עובד מנוסה עזב חברה ותיקה בתחום עיסוקו ועבר לחברת סטארט-אפ. לחברה הוותיקה יש פורטפוליו פטנטים גדול, הכולל בקשת פטנט בשלב הבחינה, בה אותו עובד מנוסה שעזב מצוין כממציא.

מספר שנים לאחר מכן, החברה הוותיקה מקבלת פטנט בגין אותה הבקשה. היות וחברת הסטארט-אפ בה כעת עובד הממציא פועלת באותו התחום של החברה הוותיקה, החלה החברה הוותיקה בהליך תביעה מול הסטארט-אפ בגין הפרת הפטנט שהתקבל (לאחר עזיבת העובד). נשאלת השאלה: האם חברת הסטארט-אפ יכולה להתגונן מפני התביעה בטענה כי הפטנט אינו תקף?

האם ניתן לטעון לביטול פטנט שאתה הממציא שלו?

לכאורה, יש אינטרס ציבורי עז לביטול פטנטים חסרי תוקף. מצד שני, העובד שעזב העביר את הזכויות על אמצאתו לחברה הקודמת שלו (מתוקף העברת הבעלות כדין במסמך העברת הבעלות). כחלק מהעברת הזכויות של הממציא לחברה, נכללת בין היתר הטענה, לפחות באופן מרומז, שהאמצאה בעלת ערך כלשהו. כלומר, תמורת העברת הזכויות, העובד קיבל פיצוי כלשהו, לפחות כחלק מהתגמול הכולל שלו. לאור זאת, יתכן וזה לא יהיה תם לב מצד העובד לתקוף את אותה הטענה.

ואכן, שיקולים כמו השיקול המתואר, היוו בסיס לדוקטרינה המכונה "השתק-מעביר". הדוקטרינה, ששורשיה בפסיקה האנגלית מהמאה ה- 19, מונעת מאדם להעביר זכויות ואז לטעון שהפטנט שמכר אינו תקף. בשנים האחרונות, לעומת זאת, הדוקטרינה נמצאת תחת מתקפה הטוענת שהיא רחבה מדי, ושאינה תואמת שיטות העסקת עובדים מודרניות.

בועז קרויטורו ואבי רובינסון | צילום: מיכל לוצאטו

ביוני 2021, בתיק Minerva Surgical v. Hologic, בית המשפט העליון בארצות הברית התייחס להיקפה של דוקטרינת השתק-מעביר. העליון קבע שבתי משפט בערכאות נמוכות יותר עושים שימוש בדוקטרינת "השתק-מעביר" באופן רחב מדי, ושדוקטרינה זו אמורה להיות מוגבלת לתרחישים מאוד מסוימים.

במקרה הנידון, מר צ'אבה טרוקאי הוא אחד הממציאים של אמצאה בתחום המכשור הרפואי, וכמקובל, הוא העביר לחברה בה עבד את זכויותיו בשתי בקשות פטנט בהן היה מעורב. בהמשך, נקנתה החברה על-ידי חברת הולוג'יק (Hologic), שקיבלה במסגרת הרכישה גם את הבעלות בפטנטים של החברה אותה קנתה. בהמשך, הקים מר טרוקאי את חברת מינרווה (Minerva Surgical), ופיתח במסגרתה מכשור רפואי מתחרה לטיפול בדימום ברחם. בעקבות זאת, חברת הולג'יק, שבעת הזו היתה בעלת הפטנט המקורי, תבעה את חברת מינרווה על הפרת הפטנט בבעלותה.

בתגובה לטענות על הפרת הפטנט, מינרווה תקפה את הפטנט בטענה שהוא לכאורה חסר תוקף. בתגובה, טענה חברת הולוג'יק כי על פי דוקטרינת השתק-מעביר, יש למנוע ממינרווה מלערער על תוקפו של הפטנט, מכיוון שמייסד מינרווה, מר טרוקאי, רשום כאחד הממציאים של הפטנט.

האם ניתן למנוע מעובד לשעבר לטעון שיש לבטל את הפטנט?

באותו המקרה, בית המשפט הכיר בעקרון ההוגנות העומד מאחרי השתק-מעביר, הגורס כי ממציא לא יוכל תחילה להעביר מסר שהפטנט בעל תוקף, ולאחר מכן להכחיש את ערכו כאשר כבר אין לו זכויות בו. עם זאת, בית המשפט קבע כי בית המשפט קמא יישם את הדוקטרינה באופן רחב מדי. לפיכך, קבע בית המשפט כי הדוקטרינה חלה רק כאשר ממציא מוסר הצהרות (במפורש או במשתמע) תוך כדי תהליך העברת הזכויות, ומאוחר יותר סותר את הצהרותיו הללו במאבק משפטי כנגד בעל הפטנט הנוכחי.

כדי להמחיש את גבולות הגזרה של השתק-מעביר, בית המשפט סיפק שלוש דוגמאות לא ממצות, שבהן הדוקטרינה אינה חלה, ואז כן ניתן לטעון לביטול הפטנט:

• ראשית, כאשר ההעברה של הפטנט מתרחשת לפני שהממציא יכול להביע הבטחה לגבי תוקף הפטנט (למשל, "כאשר עובד מקנה למעסיק שלו זכויות פטנט בכל אמצאות עתידיות שהוא עשוי לפתח במהלך עבודתו");

• שנית, כאשר התפתחות משפטית מאוחרת יותר הופכת את הבטחת תוקף הפטנט ללא רלוונטית (כגון שינוי בחוק);

• שלישית, כאשר מתרחש שינוי בתביעות הפטנט בבקשה שהועברה (קרי, אם הבקשה או התביעות עברו עריכה לאחר עזיבת העובד את החברה), ולכן ההעברה לא התייחסה לתביעות העדכניות שנמצאות בפטנט שהתקבל (למשל, "התביעות החדשות הורחבו/השתנו באופן מהותי" במהלך הבחינה לאחר שהעובד העביר את זכויותיו לחברה). במילים אחרות, אם הפטנט השתנה לאחר שיצא מידי הממציא, וכעת הפטנט רחב יותר מנוסחו המקורי, אזי הדוקטרינה אינה חלה.

המסקנה היוצאת מפסק הדין הוא, שיש להסיר את האפשרות של יישום דוקטרינת השתק מעביר במקרים רבים. אף על פי שכל תיק דורש ניתוח משפטי ראוי, ברוב המקרים בהם מדובר בחברות מתוחכמות, נהוג כי עובדים חותמים על סעיפי העברה כחלק מחוזי העבודה שלהם וכך ההעברה מתרחשת עוד לפני שהאמצאה הומצאה. מצד שני, אם חברה תחתים כל ממציא על מסמך העברת בעלות סמוך לזמן האמצאה, כשבקשת הפטנט מוכנה להגשה וכוללת תביעות רחבות, לכאורה הדוקטרינה תמשיך להיות ישימה, כלפי ההעברה הספציפית שביצע הממציא.

תמרור אזהרה למעסיקים

בישראל, טרם התייחסו בתי המשפט לעומק לדוקטרינה של השתק-מעביר. בדרך כלל, בתי המשפט בישראל פונים לבתי המשפט בארה"ב (בין היתר) להכוונה בנושאי קניין רוחני, לרבות חוקי רישיונות פטנטים והעברות של זכויות קניין רוחני. אנו מצפים כי ככל שבית משפט ישראלי ידרש לסוגייה, סביר שהוא יגביל את דוקטרינת השתק-מעביר למקרים שהממציא מוסר הצהרות סותרות, בייחוד במצב של חוסר תם לב.

לסיכום נאמר שדוקטרינת "השתק העבר" מהווה סוג של תמרור אזהרה למעסיקים לנהל את עסקיהם בתחום קניין הרוחני בראייה נכונה לטווח הרחוק, באופן הצופה פני עתיד – בייחוד בשוק כה קטן ותחרותי כמו ישראל.

בדרך כלל, חברה איננה חושבת שתפסיד עובדים למתחרים, בייחוד אם מדובר בממציאים מוכשרים וותיקים. אבל, במציאות של ימינו, מעבר של עובדים מחברה אחת לאחרת הוא חלק אינטגרלי של שוק עבודה דינמי. חברה ריאלית צריכה להיות מוכנה לתרחיש של עזיבת עובד. אם החברה תסמוך רק על מסמך העברת בעלות כללי שנחתם עם הסכם העסקה של העובד, אז העובד עשוי "לקחת" איתו גם את היכולת לנטרל את הפטנטים שהוא המציא. לעומת זאת, אם נערכה העברת בעלות ספציפית בנוגע לכל בקשת פטנט, עם תביעות רחבות, אז סביר שהעובד יהיה מושתק מלטעון לביטול הפטנט של החברה הקודמת ובכך ישמר היתרון התחרותי הכה יקר שמקנה פטנט לבעליו.

מאת בועז קרויטורו, עורך פטנטים ושותף, ואבי רובינסון, עורך פטנטים, קבוצת לוצאטו