בקשת חלוקה היא כלי אסטרטגי חשוב לשיפור ההגנה על ה-IP של החברה | Shutterstock
מהודו ועד ארה"ב - בקשת חלוקה היא כלי אסטרטגי חשוב לשיפור ההגנה על ה-IP של החברה
אחד הצעדים הנפוצים בתחום הקניין הרוחני הוא בקשת חלוקה, אשר מפצלת בקשה מקורית להגנת פטנט על פי מגוון שיקולים אסטרטגיים. מהי בקשת חלוקה ואיך מתכוננים אליה מראש כדי להפיק את המקסימום מההמצאה של החברה שלכם?
עולם הפטנטים כולל אלמנטים רבים ומגוונים המיועדים להרחבת ההגנה והגדלת היעילות של הגנת הפטנט בשוק, מול המתחרים, המשקיעים ושאר הגורמים הרלוונטיים.
בשלב הבחינה של בקשת פטנט, שבו תביעות עוברות תיקון בתהליך של משא ומתן עם הבוחן, עשוי לעלות הרצון להגיש 'בקשת חלוקה', על היבט הקשור לנושא המתואר במפרט של ההמצאה אך לא יהיה מוגן על ידי בקשת הפטנט המקורית.
עו"ד יששכר (איס) ברטיש, סמנכ"ל תפעול של קבוצת ארליך, מדבר על הסיבות האפשריות להגיש בקשת חלוקה, וכיצד אפשר להתכונן מראש על מנת להשאיר את כל האופציות פתוחות בהמשך הדרך.
"האינטרסים של מגיש הבקשה ובוחן הבקשה מנוגדים"
מגיש הבקשה רוצה הגנה כמה שיותר רחבה. לבוחן יש רצון הפוך – הוא אינו מעוניין לתת הגנה מעבר למה שמגיע, אומר עו"ד ברטיש. בחלק מהמקרים, אומר עו"ד ברטיש, "מגיש הבקשה מקבל משהו שלא מספיק לו, ולכן הוא יכול, על פי מגבלות המדיניות בכל מדינה, לקחת את הבקשה המקורית, לחלק אותה ולהצהיר כי הוא רוצה לקבל הגנה על החלקים השונים והחדשים".
עבור הצד הבוחן, בקשת חלוקה מגבירה את אי הוודאות, ולכן רשויות הפטנטים ברחבי העולם מגבילות את בקשות החלוקה מבחינת לוחות זמנים, עלויות יקרות והגבלת הנושאים שיכולים להיבחן בבקשת החלוקה.
המנגנון ולוח הזמנים שמאחורי בקשת חלוקה
בקשת חלוקה מבוססת על התיאור של הבקשה המקורית, עם מערכת חדשה של תביעות, בהתאם לצורך ולבסיס הקיים. רשויות הפטנטים ברחבי העולם עומדות על כך כי האמצאה המתוארת בתביעות בקשת החלוקה נסמכת על תיאור הבקשה המקורית ואינה יכולה להתרחק יותר מידי מהנושא.
בקשת חלוקה בדרך כלל מבוצעת לאחר שהתקבלה תגובה לגבי אישור או דחייה של הבקשה מצד הבוחן, ולפני הקיבול (Granting) של הפטנט, "כך שיש חלון זמן מוגבל להגשת הבקשה", אומר עו"ד ברטיש. "בחלון הזמן הזה ניתן לנתח על מה רוצים להגן בבקשת החלוקה, ולכתוב את הבקשה או את הבקשות תוך מספר שבועות. לפעמים קיימת אפשרות לעכב את התשלום על רישום הפטנט, כדי להגדיל את חלון הזמן".
בקשת חלוקה מתבססת על הבקשה המקורית, כך שהיא גם מקבלת את התאריך ההגשה של הבקשה המקורית. "יש לכך השלכות", אומר עו"ד ברטיש, "משום שאם לפטנט יש תוקף של 20 שנה ובקשת ההמשך מוגשת נניח לאחר 8 שנים ומתקבלת כעבור 3 שנים, התוקף שלה יהיה 9 שנים בלבד".
עם זאת, היתרון הוא ההגנה הניתנת לבקשת החלוקה על פי התאריך המקורי. "רשויות הפטנט בעולם עובדות לפי שיטת 'הראשון להגיש', מה שמקנה לבעל בקשה עם תאריך הגשה מוקדמת יתרון גם אם הבקשה עדיין לא התקבלה. עצם ההגשה יכולה לשמש ככלי אסטרטגי מול מתחרים", אומר עו"ד ברטיש. "למעשה, הגשת בקשת חלוקה תובעת שנים אחורה את התאריך המקורי בכל הנוגע להגנה על ההמצאות אך נכתבת על בסיס הצרכים של החברה היום".
החל מבקשה מקורית של '2 במחיר 1' ועד יצירת קצה חוט פתוח לעתיד – מגוון סיבות אסטרטגיות לבקשת חלוקה
לדברי עו"ד ברטיש, אחת הסיבות הנפוצות לבקשת חלוקה היא מקרה בו הבוחן החליט שהתביעות כוללות יותר מהמצאה אחת, מה שמחייב את המבקש לבחור באחת ההמצאות לבחינה בשלב זה ולהשאיר את האחרות לבקשות החלוקה. "במילים פשוטות- אי אפשר לקבל אישור להגנה על שתי המצאות או יותר, במחיר של בקשה אחת", אומר עו"ד ברטיש.
סיבה נוספת להגשת בקשת חלוקה היא מקרים בהם המוצר השתנה באופן משמעותי לעומת התיאור שהוגש בבקשה המקורית. "מקרה שכזה דורש בקשת חלוקה עם דגש על איך שהמוצר נראה כרגע", אומר עו"ד ברטיש.
סיבה אסטרטגית נוספת עשויה להיות העובדה כי המתחרים יצרו משהו שאפשר לחסום עם בקשת החלוקה. "בנוסף, ישנם מקרים בהם הבוחן הסכים על חלק מהבקשה המקורית ולא הסכים על חלקים אחרים. לכן, מוציאים את החלקים הבעייתיים ומגישים שוב, כדי שיהיה לחברה פטנט בכיס, בזמן שממשיכים להתווכח עם הבוחן בבקשת החלוקה", מסביר עו"ד ברטיש.
לבסוף, עו"ד ברטיש אומרי כי "לעתים הבקשה נובעת מתוך מבט קדימה אל השוק. אם כרגע אי אפשר לדעת מה השוק יעשה, האינטרס הוא לשמור קצה חוט פתוח להמשך. הרי אם מקבלים את הפטנט כפי שהוא, הסיפור נגמר. לעומת זאת, אם מגישים בקשת חלוקה שתיבחן עוד שנה-שנתיים, אנחנו משאירים קצה חוט פתוח, אפשר לעדכן את השלד של הבקשה עד לבחינה שלה, וכך מרוויחים זמן יקר".
האתגר והסיכון של בקשת חלוקה - הימנעות מ'דאבל פטנטינג' וגילויים שליליים בבדיקה חוזרת
אתגר משמעותי בכתיבת בקשת חלוקה היא מציאת הקו העדין שבין ההתבססות על הבקשה המקורית, לבין מניעת 'דאבל פטנטינג' - איסור הגנה על פטנט דומה מידי בבקשה השניה.
הגשת בקשת חלוקה כוללת גם סיכון מסוים, "משום שעושים לבקשה בחינה חוזרת ואם מתגלה משהו שלילי בבקשה השנייה, הדבר עלול לגרור השלכות שליליות על הבקשה הראשונה".
מדינות שונות, מדיניות שונה
בארצות הברית בקשות חלוקה הן מהלך נפוץ, לרוב על מנת להרחיב את ההגנה על האמצאה וכל מרכיביה. "באירופה, עלויות הגשת בקשת החלוקה גבוהות באופן מכוון, כדי למנוע הגשת בקשת חלוקה בשלב מאוחר מידי, מה שיוצר אי ודאות", אומר עו"ד ברטיש. כתוצאה מהדרישה לתמיכה חד משמעית של הבקשה המקורית בתביעות הבקשה החדשה, "אם לא צופים מראש את בקשות החלוקה בזמן עריכת הבקשה המקורית, רוב הסיכויים שלא יהיה אפשר להגיע לבקשת חלוקה טובה ויעילה".
בקנדה, למשל, "ניתן להגיש בקשת חלוקה רק אם בבקשה המקורית הבוחן העיר על קיומן של ריבוי המצאות", אומר עו"ד ברטיש. "כלומר, מבחינה אסטרטגית צריך לגרום לכך שהבוחן יעיר, כדי שיהיה אפשר להגיש בקשת חלוקה בהמשך". מדינות נוספות אשר מנהיגות מדיניות מחמירה בכל הנוגע לבקשות חלוקה הן ברזיל, בה בקשה מחולקת אשר מרחיבה את היקף ההגנה בהשוואה לתביעות בבקשה המקורית עשויה להידחות, ומדינות כמו מקסיקו וסין אשר מקשות להגיש בקשת חלוקה מתוך בקשת חלוקה.
אחת המדינות בהן נרשמה לאחרונה התפתחות חיובית עבור המגישים, היא הודו. אם בעבר היה ניתן להגיש בקשה רק אם היו מספר המצאות בבקשה המקורית או שהבוחן החליט שיש המצאות שונות באותה בקשה, כעת יהיה אפשר להגיש בקשת חלוקה באופן יזום וללא דרישה לקיום של המצאות מרובות. "התפתחות שכזו יכולה להיות בשורה שתאפשר חברות ישראליות הפועלות בהודו להרחיב את ההגנה", אומר עו"ד ברטיש.
ההחלטה החשובה ביותר - להתכונן מראש לבקשות חלוקה עתידיות
עו"ד ברטיש מספר כי "כבר יותר מעשור אנחנו מנסים להגדיל את כמות בקשות החלוקה של לקוחות שלנו ברחבי העולם, מתוך מטרה להרחיב את ההגנה באופן אופטימלי". בקשת חלוקה, לדבריו, "יכולה גם לשמש סירת הצלה במקרים בהם משהו השתבש בבקשה המקורית או בהתנהלות מול הבוחן".
לסיום, אומר עו"ד ברטיש כי "אם אנחנו בתור משרד עריכת הפטנטים צופים מראש את האפשרות, יש לכתוב את הבקשה המקורית בצורה הנכונה, כדי שיהיה אפשר לנצל בהמשך את היתרונות של הגשת חלוקה".